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Articolo 12 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Novitą

Dispositivo dell'art. 12 Codice della proprietą industriale

Fonti → Codice della proprietą industriale → Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietą industriale → Sezione I - Marchi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

  1. a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
  2. b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
  3. c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
  4. d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  5. e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  6. f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 12 Codice della proprietą industriale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. S. chiede
giovedģ 22/05/2025
“Buongiorno,
avrei un quesito relativamente alla registrazione di un marchio.
Sono interessato ad un marchio registrato il 18 giugno 2013 da un altra persona.
Questa persona aveva costituito sempre nel 2013 una società, che aveva il nome del marchio, che poi risulta essere cessata nel 2015.
il marchio alla scadenza dei 10 anni sembra non sia stato rinnovato, verifica fatta presso https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
e il 18 giugno scadranno i due anni, dopo dei quali e possibile registrare il marchio da altre persone.

Vorrei procedere alla registrazione di questo marchio ma ho dei dubbi:
I vecchi proprietari del marchio potrebbero avanzare delle richieste di qualunque tipo nei miei confronti?
può configurarsi la fattispece di deposito in mala fede?
e mia intezione produrre gli stessi articoli che facevano loro.

è consigliabile fare un accordo con i vecchi proprietari per evitare problemi futuri e se si loro a che titolo possono fare un accordo visto che il deposito e scaduto e sono passati ormai i 2 anni che bisogna aspettare per la registrazione da parte di un altro soggetto?

esistono casi analoghi ed eventualmente delle sentenze della cassazione a tal proposito?

Grazie

”
Consulenza legale i 29/05/2025
Un marchio ha validità decennale (art. 15 del codice propr. industriale) a far data dal primo deposito e può essere rinnovato senza limiti per ulteriori periodi di 10 anni.

Un requisito necessario per la registrazione di un marchio, insieme a liceità e capacità distintiva, è la novità, di cui tratta l’art. 12 del Codice della proprietà industriale.
Il comma 2 di tale norma dispone che “non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni”; ciò significa che un marchio uguale o simile ad uno già registrato, ma non rinnovato alla scadenza e scaduto da oltre due anni, possiede comunque il requisito della novità.
Nell’intenzione del legislatore, questo lasso di tempo consente, infatti, di far “dimenticare” ai consumatori il vecchio marchio e fargli riacquistare la novità, necessaria in caso di nuova registrazione.

Al di là della registrazione, la norma prevede altresì che non possano essere registrati marchi i quali:
  • “siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; […] l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione” (art. 12, comma 1, lett. a), Codice della proprietà industriale); in altri termini, se il marchio è uguale o simile ad uno utilizzato (a prescindere dalla registrazione) per prodotti o servizi identici o affini, non può essere registrato quando dall’identità dei marchi possa derivare confusione per il pubblico o rischio di associazione fra segni; se, invece, il marchio utilizzato in precedenza (a prescindere dalla registrazione) non sia noto, o abbia notorietà soltanto locale, allora potrà essere registrato un nuovo marchio uguale o simile, anche se il precedente utilizzatore potrà continuare ad utilizzarlo in ambito locale;
  • “siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione” (art. 12, comma 1, lett. b), Codice della proprietà industriale); ciò significa che, se il marchio che si intende registrare è già utilizzato da altri come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio, non potrà essere registrato se si presenta un rischio di confusione per il pubblico; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di registrazione se il marchio utilizzato in precedenza (a prescindere dalla registrazione) non è noto, o ha notorietà soltanto locale.

Un marchio che non possiede il requisito della novità, così come sopra esplicato, è nullo (art. 25 del codice propr. industriale).
Nell’eventualità in cui i precedenti titolari del marchio intendessero agire per far dichiarare la nullità del nuovo marchio registrato, essa non potrà essere dichiarata se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni (art. 233 del codice propr. industriale).

Infine, un marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare; il mancato uso per un periodo di 5 anni consecutivi ne comporta la decadenza (art. 24 del codice propr. industriale).

Tanto premesso, venendo al caso di specie, il marchio di cui al quesito potrà essere validamente registrato decorsi due anni dalla scadenza, purché:
  • non sia diventato nel frattempo un marchio notorio;
  • non sia stato comunque utilizzato da un’altra impresa, anche diversa da quella cessata, che potrebbe averne acquisito la licenza; ciò vale, altresì, in caso di utilizzo dello stesso marchio pur in assenza di licenza (uso di fatto), pur se limitatamente al territorio di utilizzo;
  • non sia uguale o simile a ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un’altra impresa che commercializza prodotti o servizi uguali o simili, così da determinare confusione nel pubblico.
Nell’eventualità in cui non vi siano tali ragioni impeditive, che ne escludono la novità, il marchio potrà essere validamente registrato ed utilizzato.
Si consideri inoltre che, nel caso in cui il marchio non sia stato utilizzato per oltre 5 anni consecutivi, potrà considerarsi decaduto; pertanto, il titolare non potrebbe agire fruttuosamente per farne dichiarare la contraffazione (Tribunale di Pisa, 02/04/2015, n. 443).

Venendo alla possibile rilevanza di un deposito in mala fede, che esclude la possibilità di registrazione ai sensi dell’art. 19 del codice propr. industriale, si tratta di un aspetto che può riscontrarsi quando, in via esemplificativa, colui che chiede la registrazione:
  • ha avuto rapporti con i precedenti titolari;
  • intende trarre un indebito vantaggio dal marchio scaduto, se questo ha ancora notorietà nel pubblico;
  • ha un intento confusorio.
In definitiva, la sola intenzione di registrare un marchio scaduto non costituisce di per sé mala fede, a meno che non vi sia un elemento soggettivo di concorrenza sleale, imitazione servile, o sviamento della clientela (Cassazione civile, sez. I, 30/04/2018, n. 10390).
La mala fede, in caso di contestazioni, dovrà essere dimostrata dal soggetto che la eccepisce e che intende opporsi alla registrazione.

Nel caso in esame, considerato che, dalle informazioni fornite, sembra che il marchio non venga utilizzato dal 2015 (anno di cessazione dell’impresa titolare), non si rileva nessun aspetto impeditivo alla registrazione del marchio.
Un accordo con i precedenti titolari può comunque avere un’utilità, poiché metterebbe al riparo da qualunque contestazione che questi potrebbero avanzare; in ogni caso, sulla scorta delle informazioni fornite, non si rinvengono motivi fondati affinché questi possano intraprendere fruttuosamente azioni giudiziali e non.

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Alfredo F. chiede
mercoledģ 04/08/2021 - Toscana
“Salve,

vorrei acquistare dei nomi dominio internet di persone (nome e cognome), in particolare di calciatori professionisti.
Volevo sapere se è lecito acquistarli anche se non sono il titolare effettivo del nome e se è lecito proporre la vendita a terzi o eventualmente ai diretti interessati.
”
Consulenza legale i 30/08/2021
Per quanto concerne la disciplina codicistica, l’art. 7 c.c. prevede che “la persona alla quale si contesti l’uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.

Per quando riguarda la disciplina di legge speciale, viene anzitutto in rilievo il Codice della Proprietà industriale, che qualifica i nomi a dominio come veri e propri segni distintivi, assimilabili alla c.d. “ditta”, “marchio” ed “insegna”.

In tal senso dall’art. 12 c.p.i. si evince come i nomi a dominio siano categorizzati come anteriorità rilevanti per la registrazione di un marchio.
Non può essere registrato un “marchio d’impresa”, ai sensi dell’articolo citato, precedentemente utilizzato come nome a dominio di un’attività economica, quando l’identità o la somiglianza dei due segni possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, da cui possa derivare conseguentemente un rischio di associazione tra i due segni.

L’art. 22 c.p.i. vieta di adottare come nome di dominio un segno identico o simile al marchio altrui, qualora ciò possa determinare il rischio di confusione per il pubblico da cui possa altresì derivare un rischio di associazione tra i due segni.
Il divieto di cui al primo comma del presente articolo si applica anche quando l’adozione di un nome a dominio, impiegato nell’attività economica, sia legato ad altro segno distintivo per prodotti o servizi anche non affini, comunque noto nel territorio dello Stato, qualora l’uso senza giustificato motivo del primo consenta di trarre indebito vantaggio (dalla rinomanza del secondo marchio) o recare pregiudizio agli stessi.

In questo ambito è peraltro frequente una pratica illecita, non ammessa nel nostro ordinamento interno, detta “cybersquatting”.
Consiste nella registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi di terzi, spesso rinomati o popolari, al fine di appropriarsi della loro notorietà ed ottenere un ingiusto vantaggio.
Sulla base della regola “first come first served” i c.d. cybersquatters registrano nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui prima dei loro legittimi proprietari.
In seguito, i medesimi cercano di venderli ai titolari dei marchi a prezzi molto più elevati rispetto a quelli di registrazione.
Tale pratica non è ammessa nel nostro ordinamento.
Entrambe le domande poste trovano quindi una risposta negativa.

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