Articolo 2571 Codice Civile

La questione sottoposta al nostro esame, richiede che sia analizzato dapprima il concetto di ragione sociale e quindi, successivamente, il suo rapporto con il marchio nonché le tutele offerte a quest’ultimo.

Tutte le società devono avere un nome. Questo nome è detto ragione sociale o denominazione sociale a seconda dei casi.

Hanno ragione sociale le società di persone, ovvero le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Hanno una denominazione sociale le società di capitali, ovvero le società per azioni, società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

In ogni caso, sia che si tratti di ragione sociale ovvero di denominazione, il regime di tutela accordato ad entrambe è quello previsto dagli artt. 2563 e ss. cod. civ.

In particolare l’art. 2564 c.c. afferma che “ quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per i luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo di integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”.

Pertanto, quando vi è possibilità di “confusione” per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata, generata dall’utilizzazione contemporanea di una medesima “ditta” da parte di due società registrate, grava in capo a colui che ha registrato in epoca successiva l’obbligo di modificare od integrare la propria denominazione.

Alla luce di quanto detto, nel caso di specie, la società B, avente denominazione “Alfa” ma iscritta successivamente rispetto alla società A, avente la medesima denominazione ed essendo operante nel medesimo territorio e settore di quest’ultima, è tenuta ai sensi dell’art. 2564, co. 2, cod. civ. a variare la propria denominazione (modificandola o integrandola).

Per quel che concerne i quesiti in tema di marchi, ad opinione di chi scrive, si ritiene doveroso un inquadramento normativo in relazione alla fattispecie qui riportata.

La disciplina del preuso del marchio è contenuta sia nel codice civile sia nella legge marchi.

L’art. 9 l. marchi regolamenta l’ipotesi del conflitto tra chi abbia usato un determinato segno come marchio e chi abbia registrato un segno uguale o identico per contraddistinguere prodotti identici ed affini.

Tale norma afferma che, in presenza di un preuso che non importa notorietà generale o importa notorietà solo locale, il preutente ha diritto di continuare nell’uso del segno nonostante la registrazione da altri effettuata, nei limiti della diffusione locale.

A completare la disciplina del preuso concorre l’art. 17, comma 1 lett. B) L. marchi, secondo cui il preuso è tutelato nei limiti in cui da esso non sia derivata una notorietà tale da poter invalidare una successiva registrazione.

Pertanto, un utilizzo del marchio che importa notorietà generale costituisce causa di nullità, per cui il conflitto tra i due segni (quello non registrato e quello posteriormente registrato) è destinato a risolversi in una pronuncia giudiziale che accerta e dichiara l’invalidità del secondo.

Se, invece, il precedente uso del marchio non determina notorietà generale di esso ovvero, determina una notorietà puramente locale, non vi è difetto di novità in capo al titolare del segno successivamente registrato, restando salvo il diritto del preutente di continuare l’uso del marchio nei limiti della diffusione locale.

L’art. 9 L. marchi va coordinato con l’art. 2571 c.c. che disciplina il preuso nella medesima direzione di quella indicata dalla legge marchi.

Entrambe le citate norme legittimano la continuazione dell’uso del marchio non registrato pur dopo la registrazione che altri abbiano effettuato dello stesso segno.

Ai sensi dell’art. 2751 cod. civ., difatti, “colui che ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usare, nonostante la registrazione ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

Importante è dunque capire l’estensione territoriale che il preuso del marchio ha avuto e la notorietà che ne è derivata.

E’ necessario individuare l’ambito territoriale di diffusione del marchio e distinguere tra marchio a rilevanza locale e marchio a rilevanza non locale.

Il concetto di localizzazione deve essere adeguato ai tempi: si dovrà avere riguardo anche alla pubblicizzazione del marchio per valutare la forza espansiva, così come ogni altro mezzo che presuntivamente possa fondare l’ipotesi di una diffusione non meramente locale, ad esempio l’offerta di un determinato prodotto in internet o la predisposizione di opuscoli informativi e listini in più lingue.

L’area territoriale di utilizzo del marchio di fatto è da individuarsi con riferimento alla diffusione dell’attività commerciale dell’impresa, desumibile dalla distribuzione territoriale della clientela.

Qualora il marchio abbia una rilevanza locale, il preuso opera in senso debole: di fronte ad un marchio registrato è concessa al preutente la facoltà di proseguire l’utilizzazione del marchio stesso purché tale utilizzazione resti confinata nello stesso ambito territoriale in cui era diffusa nel momento della registrazione del marchio analogo.

Dunque il titolare del marchio registrato gode di un diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale, tranne in quella limitata porzione di territorio in cui per prodotti analoghi era utilizzato un marchio simile, a patto che il precedente utilizzatore possa dimostrare la propria prevenzione.

Più intensa è invece la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio diffuso in ambito non locale.

Non si ha in questo caso alcuna coesistenza, ma sussiste la facoltà per il preutente di inibire l’uso del marchio registrato.

La preesistenza di un marchio a diffusione ultra regionale nega a priori il requisito della novità che è essenziale per il brevetto del marchio. Con la conseguenza che in difetto di tale requisito della novità, il brevetto può essere dichiarato nullo.

Carattere comune ad entrambi i tipi di tutela accordati al preutente è l’onere della prova che grava sullo stesso.

E’ il preutente a dover dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di registrazione del marchio da parte di terzi.

Tale prova deve essere precisa soprattutto in ordine ai tempi e alla estensione della diffusione, ai soggetti destinatari della distribuzione.

In relazione alla fattispecie in esame, ove ci viene riferito solamente che le società sono operanti nel medesimo territorio e per la medesima attività, non siamo in grado di stabilire se il marchio abbia rilevanza locale o nazionale.

Tuttavia, se il marchio abbia assunto una notorietà nazionale, allora la società A utilizzatrice del marchio di fatto potrà inibire alla società B di fare uso dello stesso segno.

In capo alla società A grava tuttavia l’onere probatorio circa l’uso effettivo del marchio di fatto e che lo stesso sia notorio, nonché la prova dell’estensione territoriale nella quale il marchio di fatto è stato speso ed è quindi riconosciuto.

L’onere probatorio sarà quindi soddisfatto provando e dimostrando l’esercizio qualificato del segno attraverso l’allegazione di fatture atte a dimostrare un certo volume commerciale, ovvero attraverso la prova di aver effettuato campagne pubblicitarie atte a diffondere la conoscenza del segno presso il pubblico.

Se invece si tratta di notorietà locale, la società A non potrà impedire alla società B l’uso del marchio (che potranno coesistere creando una situazione di duopolio).

L’uso tuttavia del marchio da parte di B non sarà consentito nella porzione di territorio in cui opera la società A, la quale deve comunque dimostrare la propria prevenzione.

L’ambito territoriale in cui opera la società A verrà individuato dalla estensione della propria clientela.

La società A può operare con il proprio marchio di fatto. Qualora la stessa eccedesse da tale ambito di applicazione, la società B, titolare del marchio registrato e, pertanto, tutelata sia a livello nazionale (o europeo, dipende dal tipo di registrazione effettuata), sia per i settori affini a quello di registrazione, potrà ottenere tutela come stabilito dalla normativa che regolamenta l’uso scorretto del marchio da parte dei concorrenti, D. Lgs. 10.02.2005 n. 30 e successive modifiche.